La Propiedad Intelectual y las Transferencias de Tecnolog

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La Propiedad Intelectual y las Transferencias de
Tecnología

• Dra. Andrea Barrios Kübler
• UdelaR Facultad de Química
• Agencia Nacional de Investigación e Innovación
  (ANII)
• 29/05/08

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Esquema

• Conocimiento aplicado a la tecnología
• Contratos tecnológicos.
• Generalidades
• Cesión de derechos
• Licencia de derechos
• Contrato de transferencia de Know how
• Contrato de Asistencia técnica
• Contrato de engineering
• Contrato de confidencialidad

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Conocimiento aplicado a la Tecnología

• Resolución de problemas técnicos
• Mejoramiento de procesos
• Desarrollo de productos
• Desarrollo de procesos alternativos
• Nuevas aplicaciones de productos ya conocidos

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Tecnología

• Conjunto de conocimientos propios de un oficio
  mecánico o arte industrial
  (Diccionario de la Real Academia Española)
• Se distinguen dos fuentes de acceso a la
  tecnología
• interna (generación propia)
• externa (adquisición o comercialización)

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Transferencia de Tecnología

• Se refiere a los acuerdos contractuales según los
  cuales se transmite un conjunto de conocimientos,
  sean patentables o no, estén o no protegidos por
  algún sistema legal, ya sean correspondientes a
  los institutos de propiedad intelectual o al
  secreto industrial o empresarial.
• Registro ante la DNPI (Art. 111 Ley 17.164)

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Previsiones internacionales

• Proyecto de Código de conducta para la
  transferencia de tecnología en el marco de
  Naciones Unidas.
• Ley Modelo de OMPI sobre patentes de invención
  para países en vías de desarrollo.
• Registro de contratos de transferencia de
  tecnología
• Pautas para el control de los contratos.

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Tecnología y Colaboración Universidad - Empresa

• Proyectos ID
• Convenios marcos de colaboración
• Contratos de desarrollo
• Convenios de transferencia de tecnología
• Contratos de asistencia técnica
• Consorcios
• Convenios de confidencialidad

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Cláusulas más comunes

• Comparescencia
• Antecedentes
• Objeto
• Precio
• Plazo
• Obligaciones de las partes
• Rescisión / cláusula penal
• Propiedad Intelectual
• Condiciones de comercialización del desarrollo
• Comisión de seguimiento

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Elección de las cláusulas de un contrato

• Depende de la naturaleza jurídica del contrato
• Contratos nominados e innominados
• Depende de la determinación del objeto y de las
  obligaciones asumidas
• Depende de la situación jurídica que se pretende
  proteger
• TRATO VS. CONTRATO

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Anexos

• Suelen ser de diferentes tipos
• Anexo Técnico o Planes de trabajo
• Inventario de los bienes a ser utilizados
• Convenio de confidencialidad
• Asistencia técnica

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Tipos de contratos de transferencia de tecnología

• Cesión de patentes
• Licencia de patentes
• Contrato de Know how
• Contrato de Asistencia Técnica
• Contrato de Engineering
• Contrato de Confidencialidad

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Cesión de Patentes

• Es la figura típica a través de la cual se
  articula la transmisión plena de estos bienes,
  permitiendo al adquirente ocupar la posición
  jurídica del cedente a todos los efectos.
• Implica un desplazamiento o cambio de titular de
  los derechos de la patente o de la solicitud de
  la misma a cambio de un precio.
• Puede ser total o parcial
• En cuanto a los derechos cedidos
• En razón del territorio
• Inscripción en el Registro (DNPI)

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Regulación legal de la cesión de patentes

• Los derechos patrimoniales derivados de una
  patente o de una solicitud de patente pueden ser
  transferidos o cedidos por su titular o
  causahabientes, total o parcialmente, por
  sucesión o por acto entre vivos. Dichos actos
  surtirán efecto frente a terceros a partir de la
  inscripción en el registro correspondiente (art.
  36 Ley 17.164)

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Regulación legal de la cesión de patentes -
(cont.)

• Autonomía de la voluntad
• Responsabilidad del titular por el pago de las
  tasas de mantenimiento de las patentes.
• En caso de pluralidad de personas, se establece
  el deber de expresar si son copropietarios,
  condóminos o socios.

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Licencia de patentes

• El contrato de licencia es aquel por el cual el
  titular de un derecho de propiedad industrial
  confiere a un tercero el derecho de explotación.
• Objeto
• Patente concedida
• Derechos emergentes de una solicitud de patente
• Es un contrato nominado (art. 50 Ley 17.164)
• No es solemne
• Inscripción en el Registro (DNPI)
• Efecto oponible frente a terceros

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Regulación Legal de la Licencia

• Principio general Autonomía de las partes
• Extensión a todos los actos de explotación o
  comercialización del objeto de la patente durante
  toda la vigencia, en todo el territorio del país
  y respecto de todas las aplicaciones del objeto.
• Prohibición de ceder o transferir la licencia
• No exclusividad
• Faculta al licenciatario a adoptar todas las
  medidas necesarias para la defensa de la patente
  a falta de iniciativa del titular.

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Regulación Legal de la Licencia(cont.)

• Prohibiciones
• Establecer cláusulas que
• produzcan un efecto negativo en la competencia,
• constituyan competencia desleal
• impliquen abuso de posición dominante del titular
  de la patente.
• Condiciones
• Efectos perjudiciales en el comercio
• Condiciones exclusivas de retrocesión
• Impedimentos a la impugnación de la validez de
  las patentes
• Limitaciones al licenciatario en el plano
  comercial o industrial, cuando ello no se derive
  de los derechos conferidos por la patente.
• Limitaciones a la exportación del producto
  protegido por patente hacia zonas de integración
  económica y comercial

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Obligaciones principales comunes a ambos tipos de
contratos

• Obligación de entrega de la patente ya sea con la
  finalidad de cederla definitivamente o conceder
  su uso.
• Obligación de pago del precio
• Obligación de Garantía de la vigencia de los
  derechos conferidos por la patente?

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Contrato de Transferencia de Know How

• El know how es uno de los posibles contenidos de
  los contratos de transferencia de tecnología. No
  es una modalidad de contrato en sí mismo.
• Naturaleza jurídica del contrato
• Compraventa
• Arrendamiento de servicios
• Sociedad
• Licencia
• Sui generis

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Particularidades del Know How

• Contrato innominado
• Autonomía de la voluntad
• Elementos esenciales
• Objeto dar y hacer
• Obligaciones básicas de las partes
• Acuerdos de confidencialidad (incluso en la etapa
  precontractual)
• Cláusulas que complementan el cumplimiento de las
  prestaciones
• Obligaciones de ejercicio
• Obligaciones de trasmitir las mejoras del objeto
• Limitaciones espaciales relativas a la venta de
  los productos
• Obligación de compra de materias primas o
  repuestos al dador del know how.
• Obligación posterior a la expiración del contrato
  como devolución de documentos y materiales, o
  prohibición de competencia por un plazo que se
  pacte

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Contrato de Asistencia Técnica

• Es la transmisión de conocimientos relativos a la
  aplicación práctica, mediante el cual el
  trasmisor, proporciona al receptor apoyo o
  cooperación para obtener determinados resultados
  prácticos.

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Contrato de Engineering

• Es un contrato que tiene por objeto que una parte
  proporcione a otra los datos y conocimientos
  necesarios para la fabricación de un equipo o
  instalación de una planta, y/o la puesta en
  práctica de tales conocimientos.
• Es la prestación de un servicio intelectual para
  la elaboración de una obra en concreto.

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Pautas comunes a ambos tipos contractuales

• Implican transferencia de conocimientos técnicos
  a cambio de un precio
• Pueden ser accesorios a otros contratos de
  transferencia de tecnología
• Pueden tener a su vez contratos accesorios. Ej.
  Acuerdos de confidencialidad o transferencia de
  know how.

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Confidencialidad

• Por Ley
• Funcionarios Públicos
• Profesionales
• Trabajadores
• Sanciones
• Código Penal
• Reparación por daños y perjuicios derivados de
  competencia desleal

• Por Contrato
• Determinación del objeto
• Determinación del plazo
• Determinación de condiciones precisas sobre la
  garantía del secreto.

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Bibliografía recomendada

• Bugallo, Beatriz Propiedad Intelectual FCU
  2006.
• Correa, Carlos, El nuevo escenario para la
  transferencia de tecnología repercusiones en los
  países en desarrollo en Comercio Exterior tomo
  44 Num 9, 1994.
• Chuliá, Vincent Aspectos Jurídicos de los
  Contratos Atípicos III, Bosch 1998.
• De Miguel, Pedro, Contratos Internacionales
  sobre Propiedad Industrial Civitas 1995.
• Farina, Juan Contratos comerciales modernos.
  Modalidades de contratación empresarial, Astrea
  1999.
• Gómez Segade, José A. Algunos aspectos de la
  licencia de know how en Tecnología y Derecho,
  Marcial Pons 2001.
• Lorenzetti, Ricardo Redes Contractuales,
  Contratos Conexos y Responsabilidad en Revista
  de Derecho Privado y Comunitario Nº 17 1998.
• Massaguer, José El contrato de licencia de know
  how, Bosch 1989.