Tema 8: La tramitacin de las solicitudes de patentes

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Tema 8 La tramitación de las solicitudes de
patentes
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El trámite de la solicitud de patente

• AGENTES DE PATENTES
• Representantes profesionales de los
  solicitantes, que actúan como catalizadores
  dentro de todo el sistema, y como mediadores ante
  las autoridades de Propiedad Industrial (Oficinas
  de Patentes y Cortes).
• Su objetivo es lograr la máxima protección de
  los intereses de sus clientes, convirtiendo sus
  ideas en derechos definidos.

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El trámite de la solicitud de patente

•  AGENTES DE PATENTES
• La naturaleza de su acción se caracteriza por
  ser
• Previsora
• Objetiva
• Analítica
• Dinámica ?
• No autónoma
• Puede llegar a establecer una relación de
  antagonismo /cooperación con los funcionarios de
  las autoridades de PI (examinadores y jueces),
  según la situación.

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El trámite de la solicitud de patente
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El trámite de la solicitud de patente

• ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA
  SOLICITUD
• Lo más importante es determinar el momento óptimo
  para presentar la solicitud de patente
  (cumplimiento del requisito de divulgación
  habilitante/suficiente). Una vez presentada la
  solicitud, no se puede adicionar materia nueva a
  la misma.

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El trámite de la solicitud de patente

• ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA
  SOLICITUD
• Antes de presentar la solicitud, el agente debe
  revisar el contenido de la misma. Asesorar a su
  cliente en cuanto a las posibilidades reales de
  alcanzar protección (principalmente sobre la base
  de la materia patentable para una jurisdicción
  particular).

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El trámite de la solicitud de patente

• ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA
  SOLICITUD
• El agente NO puede responder acciones oficiales
  sin instrucciones de su cliente. Debe
  transmitirle lo mejor posible el contenido de las
  mismas y sugerirle vías para superar las
  objeciones en ellas, sobre la base de su
  conocimiento de la práctica local.

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El trámite de la solicitud de patente

• ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA
  SOLICITUD
• El examinador NO siempre tiene la razón. El
  agente, con argumentos proporcionados por su
  cliente, debe persuadir de forma respetuosa al
  examinador de reconsiderar su posición.

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El trámite de la solicitud de patente

• ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA
  SOLICITUD
• Las respuestas a los reportes (vistas) en la
  mayoría de las jurisdicciones son escritas, en
  otras se aceptan las entrevistas orales, y en
  aquellas en que no, vale la pena intentarlo, pues
  resulta muy beneficioso para el trámite.

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El trámite de la solicitud de patente

• ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA
  SOLICITUD
• Todas las objeciones presentadas por el
  examinador en el reporte deben ser contestadas
  ya sea argumentado contra las mismas o enmendando
  las reivindicaciones (restringiéndolas) para
  superarlas. El no cumplimiento de esto puede ser
  causa de denegación.

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El trámite de la solicitud de patente

• ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA
  SOLICITUD
• Es muy importante velar los plazos durante el
  trámite, los cuales de no cumplirse (sin
  solicitarse las prórrogas posibles), pueden
  conllevar al abandono de la patente.

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El trámite de la solicitud de patente

• ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA
  SOLICITUD
• Las vistas o acciones oficiales se emiten hasta
  tanto se alcance una conciliación sobre la
  patentabilidad de las reivindicaciones, aunque
  ésta puede no alcanzarse y la patente puede
  finalmente ser rechazada por la oficina o
  abandonada por el propio solicitante.

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El trámite de la solicitud de patente

• ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA
  SOLICITUD
• Si el examinador encontrara algunas
  reivindicaciones no patentables (supuesta falta
  de novedad o nivel inventivo), una estrategia
  para continuar el trámite de las mismas es
  presentar una o varias solicitudes divisionales
  para ellas.

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El trámite de la solicitud de patente

• ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE EL TRÁMITE DE UNA
  SOLICITUD
• Tener mucho cuidado con lo que se argumenta o con
  lo que se elimina del alcance de las
  reivindicaciones para superar objeciones de
  novedad y nivel inventivo durante el examen. Esto
  puede volverse contra el solicitante a la hora de
  hacer demandas de infracción por equivalencia.

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El trámite de la solicitud de patente

• DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD
• Considerar que el agente tendrá que tramitar la
  solicitud probablemente en varias jurisdicciones,
  por lo tanto tendrá que lidiar con examinadores
  con diferentes niveles de conocimientos técnicos
  y especialización, dentro del campo de la
  invención.

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El trámite de la solicitud de patente

• DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD
• Análisis de la Novedad
• Novedad Absoluta vs Novedad
  Relativa
• First to invent vs First to file

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El trámite de la solicitud de patente

• DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD
• Análisis de la Novedad
• Para que se destruya la novedad, un solo
  documento del E. A. tiene que anticipar todas las
  características técnicas esenciales de la
  invención.
• Dichas características derivadas de un único
  documento del E. A. deben estar implícitas, ser
  derivadas directamente y sin ambigüedad y no
  interpretadas por examinador.

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El trámite de la solicitud de patente

• DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD
• Análisis de la Novedad
• Una característica distintiva con respecto al
  estado del arte, aunque sea trivial, dota de
  novedad a la invención.
• Para que se afecte la novedad, la anterioridad
  debe describir la invención de manera suficiente
  para que el experto en la materia la pueda
  ejecutar.

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El trámite de la solicitud de patente

• DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD
• Experto en la materia
• Se presume que es un profesional ordinario
  consciente de lo que es común en el conocimiento
  general en un campo técnico particular, y que se
  presume que tiene acceso a todo el estado de la
  técnica relacionado.
• Conocimiento general Conocimiento en el campo
  técnico pertinente, y fuera del campo sólo de
  manera excepcional El contenido de una patente
  individual no forma parte del conocimiento
  general.

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El trámite de la solicitud de patente

• DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD
• Análisis del Nivel Inventivo
• A diferencia de cuando se analiza la novedad, en
  la evaluación de actividad inventiva se pueden
  combinar dos más documentos del arte anterior
  para demostrar su falta.

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El trámite de la solicitud de patente

• DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD
• Análisis del Nivel Inventivo
• A diferencia de cuando se analiza la novedad, en
  la evaluación de actividad inventiva se pueden
  combinar dos más documentos del arte anterior
  para demostrar su falta.

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El trámite de la solicitud de patente
DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD
Nivel Inventivo Las características técnicas
de la invención no se derivan de manera evidente
a partir del Estado del Arte

• Contribución al E.A.
• Ventaja Técnica Inesperada
• (hacer la invención)
• Efecto Técnico Sorprendente
• (usar la Invención)
• No existen enseñanzas o indicaciones en el
  Estado del Arte que conduzcan de forma obvia a
  las CT

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El trámite de la solicitud de patente

• DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD
• Análisis del Nivel Inventivo
• La falta de cualquier ventaja técnica no es un
  criterio absoluto para no reconocer N. I.
• No se debe determinar qué cantidad de N. I.
  existe. El N. I. existe o no, no hay términos
  intermedios.

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El trámite de la solicitud de patente

• DURANTE EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD
• Análisis del Nivel Inventivo
• No deben aceptarse objeciones sobre falta de N.
  I. basándose en apreciaciones personales del
  examinador. La obviedad debe demostrarse a partir
  del estado del arte.
• No debe permitirse el uso de la retrospectiva en
  la evaluación del nivel inventivo Una vez que se
  conoce la invención parece obvia.

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MUCHAS GRACIAS