O nosso trabalho de curso

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O nosso trabalho de curso

• Elaboração de testes

2
Uma introdução
3
Um sistema de testes

• Sendo da última turma a ter o título de
  Solicitador Acadêmico, eu podia realmente falar e
  defender meu novo cliente, desde que com Carpena
  ao lado.
• A lei só não me permitia sentar durante o
  julgamento. Sentar e usar aquela beca confeitada
  de renda que se vê nos filmes, eram privilégios
  de advogado formado.

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Um sistema de testes

• O caso tinha acontecido numa boate de Copacabana.
  Meu cliente, segurança da casa, não confessava
  sua profissão para ninguém.
• Uma noite, sua mulher, tão inocente acerca do que
  fazia o marido como todo mundo, apareceu na porta
  da boate agarrada com um amante. Querendo entrar.
  
• O marido, explodindo de surpresa, saca da arma.
  Era desfaçatez demais. O amante, sem entender
  nada de coisa alguma, morre no ato.

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Um sistema de testes

• Perry Mason à solta. Não li só o processo de capa
  a capa. Fui à Rua Viveiros de Castro, onde, oito
  anos antes, tinha havido a morte.
• Nada da boate agora havia uma padaria. Imaginei
  a cena. Olhei em torno. Exatamente em frente, uma
  loja de artigos de umbanda.

6
Um sistema de testes

• Ele falou dos gritos. A voz do meu cliente, que
  ele conhecia, berrando e torcida de raiva. O uivo
  animal da mulher. Os tiros, dois. Um som de dor,
  rápido. Vozerio. Ele fora ver tinha juntado
  gente.
• Descreveu o corpo no chão, a mulher contra a
  parede, gemendo de medo, o homicida ainda de arma
  na mão, mas sem apontar para ninguém. Falou da
  entrega da arma, submissamente, ao polícia
  militar da rua, que conhecia o segurança.
• Mas, fora os gritos, tudo estava nos autos.

7
Um sistema de testes

• Repeti a pergunta. Tinha havido discussão, bate
  boca? Ele se lembrava dos gritos. Três, numa
  irrupção súbita. Surpresa lancinante de cada um.

8
Um sistema de testes

• Só um dado, na prática inadmissível como prova. O
  sumário já tinha sido concluído. Mas era um facho
  de iluminação perpassando os fatos. A denúncia do
  Ministério Pública havia criado uma briga,
  discussão suja, insultos recíprocos.
• Em nenhum elemento dos depoimentos ou das provas
  policiais, constava a briga. Ao contrário, o três
  gritos, não reportados nos autos, desnudavam a
  evidência da surpresa, do choque, da reação
  medular do meu cliente.
• A provocação da mulher com o amante, inocentes os
  dois do agravo provocado dois tiros num só
  movimento de mão, um movimento sem reflexão, uma
  morte jamais antecipada.

9
Um sistema de testes

• Mas o senso comum concordaria com a denúncia.
  Normalmente há discussões, afirmações,
  xingamentos de parte a parte.
• Sem o grito, era o ramerrão de todo
  desentendimento entre homens a causa de uma
  mulher.
• Com o grito, havia só o ato de Deus que fizera
  com que, dentre todos os lugares possíveis de uma
  cidade gigantesca, os amantes tivessem escolhido
  aquela exata boate de Copacabana.

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• Objetivo desta apresentação

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Objetivo desta apresentação

• Indicar como será feito o trabalho deste curso
• O trabalho deverá tomar a forma de um memorando
  de até 5 páginas
• O memorando sugerirá a adoção de um teste para
  qualquer das hipótese de um conjunto de problemas
  listados
• O mestrando pode escolher o destinatário do
  memorando a diretora da DIRMA (do ponto de vista
  do INPI) ou um magistrado federal ou estadual(do
  ponto de vista de um assistente do magistrado)

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Objetivo desta apresentação

• Indicar como será feito o trabalho deste curso
• Os testes incluirão
• os fundamentos jurídicos da proposta
• Os precedentes jurisprudenciais (se houver)
• Os critérios do teste, tabulados em grelha e
  classificados
• Exemplos em casos concretos, se possível reais

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Objetivo desta apresentação

• Os elementos semiológicos serão particularmente
  enfatizados
• Não se espera um produto revolucionário, mas
  simplesmente a aplicação dos elementos do curso
• Estarei permanentemente disponível para discutir
  as propostas, suprir material, etc.
• Havendo trabalhos substantivos, serão
  encaminhados pelo docente aos destinatários
  escolhidos, como pesquisa da Academia, e
  certificados para currículo Lattes.

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True/false
15
O método true-false

• 1. estabelecer os elementos do teste
• 2. fixar quais são os elementos essenciais
• 3. estabelecer os elementos que se acumulam numa
  proporção x para satisfazero teste

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Art. 121

• Matar alguém
• Pena de seis a vinte anos de reclusão

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Art. 121
Causa

• Matar alguém

Suicídio -
Caso fortuito -
Causa natural -
Ação humana
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Art. 121
Voluntariedade

• Matar alguém

N/A -
Dolo -
Culpa -
Voluntariedade imperfeita
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Art. 121
Paciente

• Matar alguém

Mito -
Povo -
Pessoa jurídica -
Pessoa natural
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E no caso de indicadores analógicos?
Valor

• Preponderância

100 -
66-50
49-33 -
33-0 -
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Critérios acumulativos

• Art. 54. Os atos, sob qualquer forma
  manifestados, que possam limitar ou de qualquer
  forma prejudicar a livre concorrência, ou
  resultar na dominação de mercado relevantes de
  bens ou serviços, deverão ser submetidos à
  apreciação do CADE.
• 1º. O CADE poderá autorizar os atos a que se
  refere o caput, desde que atenda as seguintes
  condições
• I - tenham por objetivo, cumulada ou
  alternativamente
• a) aumentar a produtividade b) melhorar a
  qualidade de bens ou serviços c) propiciar a
  eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou
  econômico
• II - os benefícios decorrentes sejam distribuídos
  eqüitativamente entre os seus participantes, de
  um lado, e os consumidores ou usuários finais, de
  outro
• III - não impliquem eliminação da concorrência de
  parte substancial de mercado relevante de bens e
  serviços.
• IV - sejam observados os limites estritamente
  necessários para atingir os objetivos visados
• 2º. Também poderão ser considerados legítimos
  os atos previstos neste artigo, desde que
  atendidas pelo menos 3 (três) das condições
  previstas nos incisos do parágrafo anterior,
  quando necessários por motivos preponderantes da
  economia nacional e do bem comum, e desde que não
  impliquem prejuízo ao consumidor ou usuário final.

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Contruindo um teste
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Teste de significação secundária

1. estabelecer uma fonte (administrativa,
   doutrinária, jursprudencial)
2. Determinar a autoridade (direito)
3. Estabelecer os critérios fácticos reiterados ou
   pregna.
4. Suscitar o direito comparado, esclarecendo qual
   é a pertinência
5. Criticar 2 a 4 em face à estrutura dos direitos
6. Propor um grelha de false-true

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Um exemplo polvilho
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Caso polvilho antisséptico

• AC nº 102.635 - RJ - (Reg. Nº 5.796.156) - Rei.
  O Sr. Min. Pedro Adoli. Apic. INPI. Apda. Casa
  Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.
  Advs. Dn. Márcia Vasconcelos Boaventura e outros
  e Carlos Henrique de Carvalho Fróes e outros.
• Decisão A Turma, por unanimidade, negou
  provimento à apelação. (Em 9-9-85) 5ª Turma

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Fundamentos de direito
27
Caso polvilho antisséptico

• Especificação do problema
• a marca Gemado, conforme esclarecido pelo réu,
  foi registrada em razão da seu longo uso,
  critério que agora se recusa a aplicar a Polvilho
  Antisséptico.
• Não cabe aqui a distinção, invocada pelo réu,
  entre o sistema antigo, segundo o qual a
  aquisição da marca ocorria pela simples ocupação,
  sendo por isso Importante o uso prolongado, e o
  da lei atual, em que o registro tem caráter
  atributivo isso, porque o uso prolongado não
  está sendo considerado como requisito para
  aquisição da marca, mas sim para apreciação de
  seu caráter distintivo, segundo os termos da
  Convenção de Paris e do Código da Propriedade
  Industrial.

28
Caso polvilho antisséptico

• Precedentes
• Por último, favorecem á autora, ao contrário do
  que lega o réu, os precedentes invocados,
  relativos ás marcas Coca-Cola, Mistura Fina, Fiat
  Lux, General Eletric, Super Lux, Moto Sport,
  Seiva de Silvestres, Seiva de Flores, Seiva de
  Rosas. Solfeijão. Brilho Cerâmica e Amendoliva,
  as quais (exceto as três primeiras) só foram
  registradas por decisão judicial

29
Caso polvilho antisséptico

• Embora inaplicável ao caso o art, 6º quinquies da
  Convenção de Paris, na versão citada pela autora
  (decorrente da Revisão de Estocolmo, a que o
  Brasil não aderiu), certo é que o Item 2º do
  referido artigo, na revisão de Haia (fl. 44),
  estabelece que na apreciação do caráter
  distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta
  todas as circunstâncias de falo, especialmente as
  de duração do só da marca.
• Este dispositivo se toma aplicável á espécie, por
  força do art. 4o do Código da Propriedade
  Industrial. Não ficou demonstrado o argumento do
  réu, no sentido de que tal ressalva só prevalecia
  nos países em que a propriedade da marca se
  adquire por mera ocupação uma vez que não foi
  citado e parece inexistir qualquer dispositivo
  convencional ou legal que estabeleça tal
  restrição, quanto á aplicação do citado texto da
  Convenção de Paris

30
Teste de fato
31
Caso polvilho antisséptico

• Longo uso como marca
• A autora comprovou que vem usando a marca
  Polvilho Antisséptico desde o inicio do século ou
  seja, desde o ano de 1903, quando o produto
  correspondente foi licenciado pela Saúde Pública
  (fls. 26).
• A declarações de fls. 28/31, passadas por firmas
  tradicionais do ramo, assim como os depoimentos
  de fls. 62/64, prestados por dirigentes de
  antigas firmas do setor farmacêutico, demonstram
  a veracidade das afirmações da autora nesse
  respeito.

32
Caso polvilho antisséptico

• Criação de fundo de comércio
• Como se isso não bastasse, difícil que haja
  alguém, no Brasil, com mais de cinquenta anos de
  idade, que não se lembre que desde sua infância
  o Polvilho Antisséptico, da Casa Granado, era o
  produto sempre usado para curar frieiras e
  brotoejas.

33
Caso polvilho antisséptico

• Acatamento pelos concorrentes
• Muito significativo o caso relatado pelas
  testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho
  Antisséptico pela multinacional Johnson
  Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a
  referida firma desistido do mesmo, por reconhecer
  tratar-se de patrimônio da Casa Granado.

34
Caso polvilho antisséptico

• Notoriedade
• Isto, no sentido do caso em questão, pois não há
  dizer que o produto para o qual se pede registro
  não seja de notório conhecimento nacional.
• Não há quem, como com propriedade afirma a
  sentença, nesse Brasil, que conte com mais de 50
  anos, que não tenha conhecimento do Polvilho
  Antisséptico Granado, e de sus utilidade ou
  serventia.

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Atualização do precedente
36
Fundamento legal

• art, 6º quinquies da Convenção de Paris, na
  versão citada pela autora (decorrente da Revisão
  de Estocolmo, a que o Brasil não aderiu), certo
  é que o Item 2º do referido artigo, na revisão de
  Haia (fl. 44), estabelece que na apreciação do
  caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter
  em conta todas as circunstâncias de fato,
  especialmente as de duração do só da marca.
• Tese aplicação direta da CUP c/c art. 4º. do
  CPI
• Haia Art. 6o (2o p.). Na apreciação do caráter
  distintivo de uma marca, dever-se-ão Ter em conta
  tôdas as circunstâncias de fato, especialmente as
  de duração do uso da marca

37
Fundamento legal

• Art. 6o quinquies B(2) C . - (1) Para determinar
  se a marca é suscetível d proteção deverão ser
  levadas em consideração todas as circunstâncias
  de fato, particularmente a duração do uso da
  marca.
• Trips não determina mas não se opõe - ART.15
• 1 - Quando os sinais não forem intrinsecamente
  capazes de distinguir os bens e serviços
  pertinentes, os Membros poderão condicionar a
  possibilidade do registro ao caráter distintivo
  que tenham adquirido pelo seu uso.

38
Critérios do teste uso longo como marca
39
Uso como marca por longo tempo

• GUSMÃO, José Roberto. LAcquisition du Droit sur
  la Marque au Brésil. Paris  Librairies
  Techniques, 1996, p. 141-150
• LES CONDITIONS TENANT À L'USAGE PROTÉGEABLE
• 365. - II semble nécessaire de définir quelle est
  la notion d'usage à prendre en considération, et
  son rapport avec la fonction naturelle et
  essentielle de la marque. Cette question fera
  l'objet du paragraphe 1.
• Les paragraphes 2 à 6 sont destinés à l'étude des
  conditions essentielles et minimales que l'usage
  doit remplir afin d'être considéré comme un usage
  protégeable. Ces conditions sont
• - La condition d'usage en tant que marque (2)
• - La condition d'usage effectif dans le commerce
  (3)
• - La condition d'usage de bonne foi (4)
• - La condition d'usage prolongé (5)
• - La condition du résultat de l'usage le
  ralliement de La clientèle (6).

40
Uso como marca por longo tempo

• The Board was persuaded that STEELBUILDING.COM
  has acquired distinctiveness.
• Applicant has now been using the term for more
  than five years
• it displays its mark prominently at its website
  and in its advertising, appending the "TM" symbol
  to the mark.
• In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos.
  76280389 and 76280390 (December 12, 2007

41
Critérios do teste criação de fundo de comércio
42
Uso como marca por longo tempo

• GUSMÃO, José Roberto. LAcquisition du Droit sur
  la Marque au Brésil. Paris  Librairies
  Techniques, 1996, p. 141-150
• LES CONDITIONS TENANT À L'USAGE PROTÉGEABLE
• 365. - II semble nécessaire de définir quelle est
  la notion d'usage à prendre en considération, et
  son rapport avec la fonction naturelle et
  essentielle de la marque. Cette question fera
  l'objet du paragraphe 1.
• Les paragraphes 2 à 6 sont destinés à l'étude des
  conditions essentielles et minimales que l'usage
  doit remplir afin d'être considéré comme un usage
  protégeable. Ces conditions sont
• - La condition d'usage en tant que marque (2)
• - La condition d'usage effectif dans le commerce
  (3)
• - La condition d'usage de bonne foi (4)
• - La condition d'usage prolongé (5)
• - La condition du résultat de l'usage le
  ralliement de La clientèle (6).

43
Criação de fundo de comércio

• it sales have grown from 11 million in 2002 to
  more than 21 million in 2005
• declarations and e-mails showed that competitors
  and consumers recognize STEELBUILDING.COM as a
  reference to Applicant
• it has 50,000 to 100,000 visitors per month at
  its website and
• In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos.
  76280389 and 76280390 (December 12, 2007

44
Critérios do teste acatamentopelos concorrentes
45
acatamentopelos concorrentes

• Applicant has advertised or been featured in
  trade magazines declarations and e-mails showed
  that competitors and consumers recognize
  STEELBUILDING.COM as a reference to Applicant
• In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos.
  76280389 and 76280390 (December 12, 2007

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Critérios do teste investimento em
distintividade adquirida
47
A distintividade adquirida - positiva

• The Board was persuaded that STEELBUILDING.COM
  has acquired distinctiveness.
• advertising expenditures rose form 673,000 to
  nearly 1 million visitor traffic to the
  steelbuilding.com website is greater than that of
  any competitor
• Applicant has advertised or been featured in
  trade magazines
• In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos.
  76280389 and 76280390 (December 12, 2007

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Construção da grelha
49
uso longo como marca
Criação real de fundo de comércio significativo
acatamentopelos concorrentes
investimento em distintividade adquirida
50
Ponderação dos critérios

• Há algum critério que seja central e os outros
  indiciais?
• O da própria distintividade adquirida.

51
Exemplo O teste polaróide
52
Duas marcas se confundem?

• O Teste Polaroid
• a) A força da marca do plaintiff. A força de
  uma marca representa sua capacidade de
  identificar a fonte dos bens ou dos serviços no
  segmento relevante do mercado. Este é um dos
  fatores os mais importantes em avaliar a
  probabilidade da confusão. Quanto mais forte
  for a marca, mais provável que os consumidores
  serão confundidos se essa marca for aplicada aos
  bens em competição, e mesmo aos bens que não são
  próximos àqueles em que a marca é usada.
• b) Grau de similaridade entre as duas marcas. A
  similaridade das marcas encontra-se no núcleo da
  probabilidade da análise da confusão. A análise
  padrão compara as marcas quanto ao som, o
  sentido, e a aparência. Geralmente, se deve
  considerar uma marca registrada em sua
  totalidade, e não considerando seus componentes.

53
Duas marcas se confundem?

• O Teste Polaroid
• c) A proximidade dos bens ou dos serviços de
  ambas as partes no mercado. Este fator examina se
  os bens em comparação estão relacionados de tal
  maneira que é provável levar o público a
  acreditar equivocadamente que os bens de um dos
  titulares da marca registrada são originários ou
  licenciados pelo outro. Os bens não têm que ser
  os mesmos a confusão pode levantar-se entre bens
  dissimilares. Entretanto, é geralmente mais fácil
  provar a probabilidade da confusão entre bens
  competindo um com o outro ou estreitamente
  relacionados do que bens que não competem entre
  si.
• d) A probabilidade de que uma das partes
  estenderá seu uso até o âmbito da outra. Mesmo se
  os bens em comparação são dissimilares, uma das
  partes pode evidenciar que a confusão do
  consumidor é provável, se o usuário mais antigo,
  ou o mais recente da marca expandirá seu negócio
  para competir com o outro.

54
Duas marcas se confundem?

• O Teste Polaroid
• e) Evidência da confusão real. Embora a prova da
  confusão real não seja necessária para
  estabelecer a probabilidade da confusão, a
  evidência da confusão real é forte, e talvez
  mesmo a melhor evidência da probabilidade da
  confusão. A evidência da confusão real consiste
  freqüentemente em telefonemas e cartas enviadas
  erroneamente.
• f) Intenção do usuário mais recente em adotar sua
  marca. Como a evidência da confusão real, a
  evidência da intenção do usuário mais recente de
  confundir o público quando adota a mesma marca
  não é necessária para provar a probabilidade da
  confusão. Onde é possível provar, entretanto, é
  um argumento poderoso. A motivação subjacente à
  análise da intenção é que o tribunal pode
  corretamente presumir que um réu que pretenda
  confundir consumidores realizou sua finalidade.

55
Duas marcas se confundem?

• O Teste Polaroid
• g) A qualidade dos produtos do réu. O foco desta
  análise não é a qualidade intrínseca dos bens,
  mas sim sua qualidade comparativa. Há duas
  possibilidades aproximações ligeiramente
  diferentes nesta esta análise (1) um produto de
  qualidade inferior fere a reputação do usuário
  mais antigo porque o público pode acreditar que
  os bens vêm da mesma fonte ou (2) um produto da
  qualidade igual promove a confusão que os bens
  vêm da mesma fonte.
• h) Sofisticação dos consumidores relevantes. O
  padrão do consumidor razoavelmente prudente
  que, provavelmente, terá que lidar com a marca
  diferirá caso a caso, dependendo da natureza dos
  bens em comparação. Geralmente, quanto menor o
  grau de cuidado provável a ser exercitado por um
  consumidor, maior a probabilidade da confusão, e
  vice versa. Presume-se que os consumidores que
  fazem compras do preço elevado geralmente
  exercitarão um cuidado maior do que os
  consumidores compram produtos mais baratos.

56

• Lista de testes possíveis para trabalho final

57
Testes existentes a aplicar e aperfeiçoar

• Para significado secundário
• Confusão de marcas
• Notoriedade extra-especialidade
• Notoriedade extra-territorial
• Fazer grade, exemplificar, determinar se os
  critérios são impositivos ou indiciais e, neste
  caso, acumulativos ou não.

58
Novos testes a serem criados

1. Afinidade
2. Generificação
3. Perigo de Diluição denigrimento
4. Perigo de diluição abalo de unicidade
5. Significação secundária para marcas
   tridimensionais
6. Teoria da distância
7. Caracterização de trade dress como marca
8. Significado secundário para marcas não
   tradicionais