PATENTES PIPELINE NO JUDICI

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PATENTES PIPELINE NO JUDICIÁRIO

• Pedro Marcos Nunes Barbosa
• pedromarcos_at_nbb.com.br

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ESPÉCIES PRINCIPAIS DE DEMANDA ENVOLVENDO O
INSTITUTO PIPELINE

• Abandono simples
• Continuation e Continuation in part
• SPC.

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ABANDONO SIMPLES

• Nesta espécie de pleito, é demandada a
  correção do prazo de vigência da patente
  brasileira, de acordo com a data do depósito
  unionista, implicando na diferença de até um ano
  de duração do privilégio.
• Este lapso temporal é exatamente a distância
  cronológica entre o primeiro depósito, ocorrido
  em algum país europeu, e o subseqüente,
  depositado na EPO.

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ABANDONO SIMPLES

• Fundamentos do pleito
• - O prazo tem de ser aquele
  remanescente
• - O abandono não gerou efeitos jurídicos
• - A patente pipeline é vinculada ao
  privilégio originário.

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ABANDONO SIMPLES

• Posição do STJ
• "Tendo em vista que o INPI não faria exame do
  mérito quanto ao pedido abrangido pelo pipeline
  já concedido no país de origem, deveriam ser
  considerados os termos da concessão e o prazo de
  validade da patente na origem. Assim, exaure-se
  a patente pipeline no Brasil na mesma data em que
  esta se extinguir no país de origem do pedido.
• RESP 445.712, 3ª Turma do STJ, Rel. Castro
  Filho, julgado em 04.05.2004.

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ABANDONO SIMPLES

• Posição Majoritária do TRF-2
• À semelhança do honorável Julgador, que acabo
  de citar, quedo-me convicto que o prazo de
  proteção estabelecido pela legislação brasileira,
  para as patentes pipeline, é o que falta para
  que a patente caduque no país de origem (local
  onde foi realizado o primeiro depósito que gerou
  a patente).
• AMS 2006.51.01.504837-8, 2ª Turma Especializada,
  Rel. Messod Azulay, publicado em 08.05.2007,
  decisão por maioria

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ABANDONO SIMPLES

• O que a Lei (230, 3º) diz
• Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma
  vez atendidas as condições estabelecidas neste
  artigo e comprovada a concessão da patente no
  país onde foi depositado o primeiro pedido, será
  concedida a patente no Brasil, tal como concedida
  no país de origem.
• (grifos nossos)

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ABANDONO SIMPLES

• O que a CUP (art. 4, C, 4) diz
• " Deve ser considerado como primeiro pedido,
  cuja data de apresentação marcará o início do
  prazo de prioridade, pedido ulterior que tenha o
  mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos
  termos do parágrafo 2), apresentado no mesmo país
  da União, desde que na data do pedido posterior,
  o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado
  ou recusado, sem ter sido submetido a inspeção
  pública e sem deixar subsistir direitos e que não
  tenham ainda servido de base para reivindicação
  do direito de prioridade. O pedido anterior então
  não poderá mais servir de base para reivindicação
  do direito de prioridade (grifos nossos)

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ABANDONO SIMPLES

• Julgados importantes em sentido contrário
• Na hipótese, não cabe desconsiderar a data do
  primeiro depósito abandonado/retirado, uma vez
  que este produziu o efeito jurídico de conferir
  ao titular da patente o direito de prioridade,
  impedindo terceiros de obtê-la
• AMS 2000.02.01.055407-1, 2ª Turma Especializada,
  Rel. Guilherme Diefenthaeler, julgado em
  23.05.2006. (grifos nossos)

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ABANDONO SIMPLES

• A regra do 1º, do art. 230, da Lei nº9.279/96,
  não impõe a que se comprove a concessão da
  patente relativa ao primeiro pedido de depósito,
  mormente porque é a partir do primeiro depósito
  que se torna inexistente o requisito da novidade,
  inerente ao bem patenteável.
• AR 2002.02.01.045087-0, 1ª Seção Especializada,
  Rel. Alfredo França Neto, julgado em 30.05.2005.
  (grifos nossos)

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ABANDONO SIMPLES

• Conclusão
• Apesar da predominância dos julgados que
  consignam pela procedência do pedido de correção
  oriunda de "abandono simples", não há uma posição
  consolidada dos tribunais, trazendo enorme
  insegurança jurídica.

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CONTINUATION

• Explicação do USPTO
• Podemos conceituar esta modalidade como uma
  espécie de pedido que fosse depositado durante o
  processamento de outro, pretérito, repetindo-o
  parcialmente, ou em sua totalidade, e adicionando
  matéria ainda não reivindicada
• Disponível em http//www.uspto.gov/web/offices/p
  ac/mpep/documents/0200_201_08.htm

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CONTINUATION

• Desta forma, verifica-se uma enorme semelhança
  com a faculdade disposta no artigo 32 da LPI,
  segundo a qual o quadro reivindicatório pode ser
  adicionado desde que não exceda a matéria
  revelada no relatório descritivo, observado o
  prazo legal pertinente.

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CONTINUATION

• Contudo, o próprio USPTO, por razões
  burocráticas, estipula que cada adição
  continuation in part será dotada de um novo
  número de depósito, incidindo num "suposto"
  abandono daquele originário.
• Como exemplo, temos a patente norte-americana US
  5547853, geradora da PI 1100443-6, que no site do
  USPTO consta
• "This application is a continuation-in-part of
  application Ser. No. 07/770,967, filed Oct. 7,
  1991, which is a continuation-in-part of prior
  application Ser. No. 07/667,971, filed Mar. 12,
  1991, both now abandoned".

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CONTINUATION

• Do suposto abandono
• - Stephen Ladas, grande tratadista
  Norte-americano elucida esta aparente
  divergência
• Thus, a continuation-in-part application in the
  United States cannot claim a right of priority
  with regard to the application originally filed,
  because a continuation application does not
  involve abandonment of the original application".
  (grifos nossos)
• LADAS, Stephen P. Patents, Trademarks and
  Related Rights, Massachussetts Havard University
  Press, 1973, p. 473.

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CONTINUATION

• O que diz o TRF-2
• "no caso da continuação em parte, porém, a
  patente originária se tornou eficaz, atuando
  plenamente no mundo jurídico, tanto é assim que
  foi desenvolvida a ponto de gerar uma outra, que
  nada mais é que um desdobramento daquela (...) No
  caso ora em exame, o primeiro pedido efetuado
  junto ao órgão patentário norte-americano - US
  77366 - não pode ser considerado como
  abandonado..."
• Apelação Cível nº 2005.51.01.500712-8, Relatoria
  Des. André Fontes, Voto-vista da Des. Liliane
  Roriz, publicado no D.J. do dia 02.05.2007,
  decisão unânime.

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CONTINUATION

• Doutrina conflitante quanto a questão do
  abandono
• Conseqüentemente, só faz sentido arquivar uma
  aplicação como uma continuação-em-parte se a data
  da prioridade de uma aplicação mais antiga possa
  ser obtida
• Disponível em http//www.yale.edu/ocr/invent_gui
  delines/continuation.html

18
CONTINUATION

• Decisões negando a extensão por fundamento
  diverso
• "Quando do depósito do pedido de patente no
  Brasil em 30/04/1997/, a própria titular indicou
  como primeiro depósito no exterior a patente US
  377.023, datada de 07/07/1989.Tal registro foi
  posteriormente abandonado em razão de depósito
  posterior continuation in part US 411.347, de
  22/02/1989 (...). Por tal razão, corretamente
  agiu o INPI ao, deferindo a patente, limitar o
  seu prazo de validade até 07/07/2009, vinte anos
  contados a partir da data do primeiro depósito".
  (grifos nossos)
• Processo de nº 2005.51.01.512374-8, 37ª Vara
  Federal da comarca da capital Estado do Rio de
  Janeiro, Juíza Márcia Maria Nunes de Barrosa,
  publicada em 01/09/2006.

19
CONTINUATION

• Decisões em sentido oposto
• Assim, restando presentes no caso em tela os
  requisitos estabelecidos no parágrafo 4º, do
  artigo 230, da Lei de Propriedade Industrial,
  mister se faz assegurar a garantia das patentes
  pelo mesmo prazo remanescente de proteção
  conferido no exterior.
• AC 2000.02.01.058384, 1ª Turma Especializada,
  Rel. Aluisio Gonçalves, decisão por maioria,
  julgado em 10.10.2006.

20
CONTINUATION

• Conclusão
• O continuation in part é uma peculiaridade da
  legislação alienígena, cuja aplicação em face do
  ordenamento jurídico pátrio deve observar os
  preceitos de ordem pública vigentes, tais como o
  prazo de vinte anos, a contar da data do
  depósito, das patentes.
• A jurisprudência vêm se posicionando contra esse
  pleito de extensão.

21
S.P.C

• Conceito
• Tal instrumento tem por função prática assegurar
  ao detentor de uma patente, concedida em setores
  sujeitos à regulação sanitária (agroquímicos,
  farmacêuticos, alimentos, etc.) que, acaso fique
  impedido de explorar imediatamente o seu invento
  pelo tempo necessário a obter a licença de
  comercialização do órgão de regulação sanitária
  local, seja o seu prazo de exploração estendido
  por um período proporcional ao que aguardou a
  concessão dos órgãos de vigilância sanitária do
  seu país.

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S.P.C

• Características gerais
• Prazo máximo de 5 anos
• Abrange apenas o objeto do produto sujeito à
  análise da ANVISA local
• Intuito indenizatório.

23
S.P.C

• Falta de previsão legal
• - LPI, artigo 229-C
• - Lei 6.360/76
• - Lei 8.080/90
• - Lei 9782/99.

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S.P.C

• Dupla Indenização?
• O artigo 230 já exige que o objeto da patente
  não haja sido comercializado.
• CUP X SPC
• E o princípio da independência?

25
S.P.C

• QUESTÕES CONSTITUCIONAIS
• - Direito Adquirido
• "enquanto o titular do direito condicional o é
  apenas de um direito eventual, o titular do
  direito a termo, como acabamos de ver, o é de um
  direito futuro, mas diferido"
• RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil - parte geral.
  São Paulo Saráiva, vol. 1, 2005, 34ª Edição, p.
  257

26
S.P.C

• San Tiago Dantas, enfrentando a questão do
  direito adquirido, adverte
• Tal é pois o problema, que sentimos, que o
  legislador não pode infringi-lo. Além disso, a
  segurança coletiva, que, como se sabe, é um dos
  objetivos, um dos pressupostos da ordem jurídica,
  estaria inteiramente comprometida se a legislação
  nova fosse capaz de alterar radicalmente os
  resultados da lei antiga e daí então foi deduzida
  essa máxima a lei nova não alcançará os fatos
  pretéritos (grifos nossos)
• DANTAS, San Tiago. Programa de direito civil.
  Rio de Janeiro Editora Rio, 2ª Tiragem, 1979,
  p.110.

27
S.P.C

• - a lei assegurará aos autores de inventos
  industriais privilégio temporário...
• Direito perene? Artigo 40 da LPI?
• - Aplicação do direito alienígena quando há
  violação à ordem público?

28
S.P.C

• Doutrina
• "Não receamos errar afirmando que os interesses
  nacionais e os interesses da coletividade não se
  conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos
  privilégios, exigindo, ao contrário, a sua
  extinção no prazo normal.
• GAMA CERQUEIRA, comentário ao artigo 40 do CPI de
  1945.

29
S.P.C

• JURISPRUDÊNCIA
• - Interesse público
• Além disso, tal pretensão atenta frontalmente
  contra o interesse público e a soberania
  nacional, na medida em que não pode o prazo de
  uma patente brasileira ficar ao sabor de decisões
  administrativas de outros países, cujos
  interesses nem sempre são consentâneos com os
  nacionais. (grifos nossos)
• Ação ajuizada pelo procedimento ordinário, autos
  de nº 2006.51.01.537945-0, 37ª Vara Federal do
  Rio de Janeiro, Juíza Márcia Nunes de Barros,
  publicado em 20.04.2007.

30
S.P.C

• - Principio da Independência
• Sob outro aspecto, pretender a extensão do
  prazo da patente de revalidação com base em
  extensão concedida em território estrangeiro à
  patente originária malfere o princípio da
  independência das patentes previsto no art. 4 bis
  da CUP, segundo o qual as patentes requeridas
  nos diferentes paises da União, por nacionais de
  países da união, serão independentes das patentes
  obtidas para a mesma invenção nos outros países,
  membros ou não da União. (grifos nossos)
• Mandado de Segurança, autos de nº
  2004.51.01.534005-6, 37ª Vara Federal, Juíza
  Márcia Nunes de Barros, publicado em 12.07.2006.

31
S.P.C

• - Artigo 40 da LPI
• O conceito de prazo remanescente, para fins de
  aplicação do artigo 230 3º e 4º da LIP, deve
  se ater, unicamente, ao computo do prazo residual
  que a patente ainda possa ter no país de origem,
  na data da publicação do Decreto que incorporou o
  TRIPS (observado o limite máximo permitido de 20
  anos), sem contemplar quaisquer outras
  circunstâncias, tais como, data de depósito de
  patente abandonada ou prazo suplementar
  eventualmente concedido. (grifos nossos)
• Apelação Cível 2005.51.01.507479-8, 2ª Turma
  Especializada, Des. Messod Azulay, publicado em
  13.03.2007, decisão unânime.

32
S.P.C

• Ministério Público
• Considerando que a data do depósito nos Estados
  Unidos foi 30.05.86 como afirmado pela própria
  impetrante -, o prazo de proteção de sua patente
  brasileira deve findar-se em 30.05.2006,
  exatamente como determinado pela autoridade
  coatora. Estender a proteção até o ano de 2009,
  em razão do que foi assegurado à patente original
  com base na legislação norte-americana, importa,
  sem dúvida, ofensa à sistemática da Lei
  9.279/96. (grifos nossos)
• Mandado de segurança 2000.02.01.050211-3, cuja
  ordem foi denegada em primeira instância no juízo
  da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Juíza
  Monique Calmon de Almeida Biolchini, em
  17.03.2000, ora sujeito a recurso em trâmite na
  1ª Turma Especializada do Tribunal Regional
  Federal da 2ª Região. A Procuradoria da
  República, através do Dr. Gustavo José Tepedino
  também opinou pela impossibilidade da extensão
  SPC.

33
S.P.C

• Decisão em sentido oposto
• No que diz respeito à patente PI 1100057-0,
  verifica-se que a patente européia correspondente
  nº EP 0 252 504 B1, foi concedida em 09/07/1987
  (fl. 122) com vigência até 09/07/2007. Após,
  houve uma suplementação da proteção inicial para
  o período de 10/07/2007 até 25/06/2011 (fls.
  173/175), conforme Extrato do Registro da
  Repartição Alemã de Patentes no processo nº 196
  75 035.5. Assim, considerando a data do depósito
  no Brasil - 30/09/1996 - e o termo final da
  proteção no exterior - 25/06/2011, verifica-se
  que a patente pipeline em questão conta com um
  prazo remanescente de proteção no país de origem
  de 14 anos, 8 meses e 25 dias (contados da data
  do depósito no Brasil), inferior, portanto, ao
  prazo limite de 20 anos estabelecido no artigo 40
  da LPI. (grifos nossos)
• Agravo Regimental 2004.02.01.012859-2, em
  trâmite na 1ª Turma Especializada do Tribunal
  Regional Federal, Rel. Aloisio Gonçalves, decisão
  por maioria.

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S.P.C

• Conclusão
• A jurisprudência, de forma quase unânime, vem
  rechaçando esta forma de extensão.
• Há, aparentemente, uma série de empecilhos à
  aplicação do instituto ao nosso ordenamento
  jurídico.

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OUTROS TIPOS DE DEMANDA ENVOLVENDO PIPELINE

• - Pedido PCT não internalizado
• - Artigo 229-C
• - Artigo 230 não utilizado para pedidos
  anteriores à edição da LPI.

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JULGADOS PIPELINE E INTERESSE PÚBLICO

• Ressalte-se, por fim, que essa interpretação ao
  impor como prazo limite o decorrente do artigo
  40. da LPI, a partir do depósito no exterior, é a
  que melhor se adequa ao interesse público, que
  anseia pela assunção do domínio público de
  produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e
  medicamentos.
• Mandado de Segurança 99.0021355-6, 26ª Vara
  Federal da comarca da capital Estado do Rio de
  Janeiro, Juiz Luiz Paulo da Silva Araújo Filho.

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JULGADOS PIPELINE E INTERESSE PÚBLICO

• Entretanto, privar as concorrentes de
  produzi-lo, quando há elementos nos autos que
  parecem evidenciar a ausência de novidade alegada
  (publicação de 1987, enquanto o depósito da
  patente em referência data de 1996), poderia
  significar graves prejuízos não só às agravadas,
  como ao público em geral.
• Ademais, deve-se atentar para a natureza do
  objeto patenteado, conforme bem ressaltou a d.
  juíza da causa na decisão ora examinada, posto
  que se trata de patente concedida para objeto
  relacionado à saúde. Basta lembrar que a empresa
  ré notificou a autora por suposta violação de
  patente na comercialização do medicamento
  CLEXANE, destinado ao tratamento de trombose
  venosa profunda, tromboembolismos e angina, o que
  poderia resultar em grave prejuízo para o público
  consumidor. (grifos nossos)
• Agravo de Instrumento 2006.02.01.008117-1, 1ª
  Turma Especializada, Relatora Juíza Convocada
  Márcia Helena Nunes, em 18.12.2006.

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JULGADOS PIPELINE E INTERESSE PÚBLICO

• Por conseguinte, não se pode deixar de ter em
  mente que as necessidades sociais em matéria de
  saúde pública devem ser sempre levadas em
  consideração quando da interpretação da lei no
  que se refere a patente de medicamentos..Ademais,
  a saúde é um direito social garantido a
  todos...Daí porque a Lei 9787/99 instituiu no
  país os genéricos, que surgem como uma
  alternativa terapêutica para a população....
  (grifos nossos)
• Ação autuada sob o nº 2005.51.01.516035-6, 39ª
  Vara Federal da comarca da capital Estado do
  Rio de Janeiro, Juíza Federal Flavia Heine
  Peixoto, julgado em 14.06.2006.

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• OBRIGADO

Pedro Marcos Nunes Barbosa pedromarcos_at_nbb.com.br