Presentaci

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EL REQUISITO DE NOVEDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS
Rafael CASTELLANOS LLORENÇ OFICINA PONTI
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• EL REQUISITO DE NOVEDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS
• SUMARIO
• CONCEPTOS GENERALES
• COMENTARIOS
• APLICACIÓN DE LA NOVEDAD
• PROCEDIMIENTO DE INTERFERENCIA
• ALGUNOS DETALLES PRÁCTICOS

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• CONCEPTOS GENERALES
• Deben tenerse en cuenta dos criterios básicos
  para valorar la
• novedad en los Estados Unidos.
• El sistema americano se basa en el first to
  invent y no
• en el first to file, es decir, el derecho a
  la patente se
• otorga al primero que inventa y no al primero
  que presenta
• la solicitud ante la oficina de patentes.
• El sistema americano establece el período de
  gracia de
• 1 año, según el cual el inventor puede divulgar
  su inven-
• ción durante el año anterior a la fecha de
  presentación.
• A continuación se expondrán las condiciones que
  exige la ley
• de patentes enmarcadas en los dos criterios
  básicos citados.

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• Condiciones relacionadas con la fecha de la
  invención
• Una solicitud de patente en los EEUU no presenta
  novedad si el objeto de la invención
•  
• 1)  Ha sido inventado antes en cualquier país (35
  USC 102 (g)).
•  2) Ha sido patentado o descrito antes de la
  invención en una publicación impresa en cualquier
  país (35 USC 102 (a)).
• 3) Ha sido conocido o utilizado antes de la
  invención por terceros en los EEUU (35 USC 102
  (a)).
• 4) Ha sido descrito por otros en una solicitud de
  patente en EEUU, en una patente en EEUU o en una
  solicitud PCT que designe EEUU publicada en
  inglés, antes de la invención (35 USC 102 (e)).
•  
•  

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Condiciones relacionadas con el período de gracia
de 1 año Una solicitud de patente en los EEUU
tampoco presenta novedad si el objeto de la
invención 5) Ha sido patentado o descrito en
una publicación impresa en cualquier país más de
un año antes de la fecha de solicitud en los EEUU
(35 USC 102 (b)).    6) Ha sido utilizado o
vendido en los EEUU más de un año antes de la
fecha de solicitud en los EEUU (35 USC 102
(b)).  
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Una solicitud de patente en los EEUU tampoco
presenta novedad si el objeto de la
invención 7) Ha sido objeto de una solicitud de
patente fuera de los EEUU por el propio
solicitante más de un año antes de la fecha de
solicitud en los EEUU, y si la solicitud de
patente fuera de los EEUU se concede antes de la
fecha de solicitud en los EEUU (35 USC 102(d)).
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• 2. COMENTARIOS
•  
• 1)  Ha sido inventado antes en cualquier país (35
  USC 102 (g)).
•  
• La fecha de la invención puede ser la más
  antigua de las
• siguientes
• la fecha de concepción de la invención
• la fecha de reducción a la práctica de la
  invención
• la fecha de presentación de la solicitud de
  patente
• (provisional o regular)
•  

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Antes del 1.1.1996, sólo se consideraba si el
objeto de la invención había sido inventado antes
en EEUU. Fuera de los EEUU, la fecha de la
invención que se tenía en cuenta en los EEUU era
la fecha de presentación o de prioridad.   Antes
del 8.12.1993, el mismo criterio se aplicaba en
Canadá y en Méjico.
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Ahora, un inventor no estadounidense de un estado
miembro de la OMC puede hacer valer la fecha de
su invención. Si se quiere patentar en EEUU es,
pues, importante disponer de pruebas para
establecer la fecha de la invención.   Para
establecer la prioridad de la invención (first
to invent) existe el procedimiento de
interferencia, al que se hará referencia más
adelante.
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2) Ha sido patentado o descrito antes de la
invención en una publicación impresa en cualquier
país (35 USC 102 (a)). 3) Ha sido conocido o
utilizado antes de la invención por terceros en
los EEUU (35 USC 102 (a)). Según estos dos
apartados se trata de novedad mixta (mixed
novelty), ya que se consideran los dos
criterios utilización en EEUU y publicación en
cualquier país. Los documentos publicados
(apartado 2) constituyen en la práctica la
categoría más importante del estado de la
técnica.
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• Cuando se utiliza el término patentado en este
  apartado debe entenderse publicado en una
  patente. La confusión puede ser debida a que
  antes de la ley actual, la patente se publicaba
  en el momento de la concesión. La nueva ley prevé
  la publicación de la solicitud de patente antes
  de la concesión.
• Cuando se refiere a una publicación impresa debe
  entenderse cualquier medio al cual el público
  tenga acceso, por ejemplo Internet.
•  
• Se considera que para que exista utilización
  accesible al público (apartado 3) es suficiente
  el uso de una sola persona sin restricción.

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• 4) Ha sido descrito por otros en una solicitud de
  patente en EEUU, en una patente en EEUU o en una
  solicitud PCT que designe EEUU publicada en
  inglés, antes de la invención (35 USC 102 (e)).
• La fecha de referencia es pues la de la solicitud
  en los EEUU, no la de prioridad.
•  
• Se trata de un requisito con discutible base
  legal, ya que discrimina las solicitudes
  presentadas fuera de los EEUU, por lo que se
  considera que está en contradicción con acuerdos
  internacionales sobre patentes suscritos por los
  EEUU (CUP, ADPIC).
•  

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• Una solicitud PCT se equipara a una solicitud en
  los EEUU, pero sólo si se publica en inglés.
• Una solicitud PCT publicada en ruso o en español
  no podría utilizarse para cuestionar la prioridad
  de una invención en los EEUU desde la fecha de
  presentación, sino desde la fecha de publicación,
  tal como se desprende del apartado 2).

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  5) Ha sido patentado o descrito en una
publicación impresa en cualquier país más de un
año antes de la fecha de solicitud en los EEUU
(35 USC 102 (b)).    6) Ha sido utilizado o
vendido en los EEUU más de un año antes de la
fecha de solicitud en los EEUU (35 USC 102
(b)). Estos apartados son análogos a los
apartados 2) y 3) (mixed novelty) con la
consideración del período de gracia de 1 año
antes de la solicitud. La divulgación anterior a
la solicitud por el inventor no destruye la
novedad en los EEUU, pero destruye la novedad en
la mayoría de países, donde se aplica el criterio
del first to file.        
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• Antes del 1.1.1996 un inventor no estadounidense
  no podía reivindicar la fecha de la invención,
  pero tenía la compensación de que su publicación
  dentro del año anterior a la solicitud en los
  EEUU no destruía la novedad.
• El apartado 6) es análogo al apartado 3),
  con la consideración del período de gracia de 1
  año antes de la solicitud. Sin embargo, en el
  apartado 3) se utilizan los términos conocido o
  utilizado (Known or used), mientras que en el
  apartado 6) se utilizan los términos en uso
  público o en venta (in public use or on sale).

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• La venta se refiere a una oferta comercial de una
  realización. La oferta de venta de un concepto
  inventivo (idea) no debe considerarse.
• 7) Ha sido objeto de una solicitud de patente
  fuera de los EEUU por el propio solicitante más
  de un año antes de la fecha de solicitud en los
  EEUU, y si la solicitud de patente fuera de los
  EEUU se concede antes de la fecha de solicitud en
  los EEUU (35 USC 102(d)).
• Si la solicitud fuera de los EEUU se presenta
  dentro del año anterior no se destruye la
  novedad.
•  

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• Tampoco se destruye la novedad si la solicitud
  fuera de los EEUU se presenta más de un año antes
  de la fecha de solicitud en los EEUU, si la
  citada solicitud fuera de los EEUU se concede
  después de la fecha de solicitud en los EEUU.
•  
• Sin embargo, si un solicitante no estadounidense
  quiere beneficiarse de la fecha de solicitud
  fuera de los EEUU debe presentar la solicitud en
  los EEUU dentro del año a partir de la primera
  solicitud y reivindicar la prioridad de la
  primera solicitud, como es habitual.

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EXCEPCIONES A LA DIVULGACION El uso para fines
experimentales no se considera estado de la
técnica. En este contexto, el año de gracia no
empieza a contar hasta que se ha terminado la
fase experimental. Una divulgación realizada en
una oferta de venta de un concepto inventivo
(idea) no forma parte del estado de la
técnica. El equivalente a los seis meses de los
artículos 55 (1) b CPE y 7 (b) LP española es el
año de gracia para el inventor.
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• CONCLUSION
• Prioridad de la invención. Procedimiento de
  interferencia.
• Año de gracia para el inventor.
• Mixed novelty, utilización en EEUU y
  publicación en todo el mundo.
• Solicitudes en EEUU y PCT en inglés anteriores.

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• 3. APLICACIÓN DE LA NOVEDAD
• El requisito de novedad puede presentarse en la
  práctica bajo diversas formas, esencialmente,
  diferencias físicas, combinaciones y utilización.
• Las diferencias físicas pueden ser estructurales
  o de procedimiento. No debe confundirse con una
  diferencia en el resultado o con una ventaja.
• La diferencia puede consistir en la supresión de
  un elemento estructural.
• Una gama de valores más estrecha también se
  considera nueva.

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• Una nueva etapa en un procedimiento conocido
  es suficiente para considerar nuevo un
  procedimiento.
• También presenta novedad una nueva combinación
  de elementos conocidos.
• Un nuevo uso de un producto conocido también
  presenta novedad. El término producto debe
  interpretarse en en sentido amplio, es decir
  producto, compuesto, composición, máquina,
  dispositivo, etc.

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4. PROCEDIMIENTO DE INTERFERENCIA   Es un
procedimiento ante la USPTO para determinar la
prioridad de una invención respecto a la misma
invención de otro inventor.   El procedimiento
debe iniciarse dentro del año posterior a la
concesión de la patente contra la cual se desea
presentar el procedimiento de interferencia.  
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Un inventor puede conseguir una fecha de
invención prioritaria si puede demostrar que a)
La reducción a la práctica (reduction to
practice) de la invención, es decir, la
realización y la prueba de la invención
(building and testing) es anterior, o bien b)
La concepción (conception) de la invención es
anterior y la reducción a la práctica se ha
llevado a cabo con diligencia (es decir, debe
pasar poco tiempo entre concepción y reducción a
la práctica).   En caso de contradicción entre
los dos criterios a) y b), el segundo b)
prevalece (35 USC 102 (g) 2)).
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Existen distintos medios para demostrar las dos
fechas correspondientes a la concepción de la
invención y a la reducción a la
práctica.   Esencialmente son   a) El cuaderno
de laboratorio (lab notebook).   b)  La
descripción de la invención (invention
disclosure).   c) Los servicios que ofrece la
USPTO El DDP (disclosure document program) y
la PPA (provisional patent application). A
continuación se explican brevemente cada uno de
estos medios.  
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a)  CUADERNO DE LABORATORIO   Sirve para anotar
los datos sobre la invención en las dos fases ya
mencionadas de concepción de la invención y de
reducción a la práctica de la invención.   El
cuaderno de laboratorio debe constar de páginas
numeradas fijas que deben estar fechadas y deben
ser firmadas por el inventor y los testigos.
También es necesario tener en cuenta algunas
condiciones para asegurar la fecha de las
anotaciones, tales como usar tinta indeleble, no
dejar espacios en blanco, anotar la fecha de las
correcciones, etc.
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Las hojas dedicadas a la concepción de la
invención deben contener el título de la
invención, el objetivo de la invención, una
descripción estructural y funcional de la misma,
croquis y las derivaciones de la invención
(ramifications, en inglés, es decir, todas las
variantes posibles de la invención
concebida).   A continuación se reproducen cinco
hojas referidas a la concepción de la invención
de un modelo de cuaderno de laboratorio publicado
en el libro The Inventors Notebook by Fred
Grissom David Pressman.
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(No Transcript)
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(No Transcript)
29
(No Transcript)
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Las hojas dedicadas a la reducción a la práctica,
es decir, la realización y pruebas de la
invención (building and testing) deben contener
el título, con una referencia a la página del
cuaderno en la que se describe la concepción de
la invención, una descripción técnica, fotos o
croquis, derivaciones (ramifications), una
descripción de las pruebas realizadas y una
descripción de los resultados obtenidos. A
continuación se reproducen dos páginas del libro
citado. Si es necesaria la intervención de un
profesional para realizar y probar la invención,
éste debería firmar un acuerdo de colaboración
(existe el formulario corres- pondiente).
31
(No Transcript)
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En las distintas páginas, un testigo es
suficiente, aunque es preferible que sean dos
para reforzar la veracidad de la información y
para facilitar una eventual declaración de los
testigos en el futuro.   El testigo debe ser un
experto capaz de entender la invención.   El
testigo debe ser imparcial, por lo que debe
evitarse que tenga un vínculo familiar o
profesional muy estrecho con el inventor. No
puede ser un coinventor.
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• b) DESCRIPCION DE LA INVENCION
•  
• Es una solución alternativa al cuaderno de
  laboratorio, que no comporta las anotaciones
  diarias del cuaderno.
•  
• Debe anotarse la misma información detallada
  indicada para el cuaderno de laboratorio. Las
  páginas deben estar también fechadas y deben
  ser firmadas por el inventor y los testigos
  (preferentemente dos). Son necesarias dos
  descripciones independientes, una para la
  concepción de la invención y la otra para la
  realización y pruebas de la invención (building
  and testing).
•  
• La descripción puede realizarse en ordenador y
  firmar las páginas una vez impresas en papel.

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• c) DDP y PPA
• Se trata de dos servicios de la USPTO con
  finalidades parecidas al cuaderno de laboratorio.
• El DDP (disclosure document program) sirve para
  establecer la fecha de concepción de la invención
  cuando no se utiliza el cuaderno de laboratorio o
  la descripción de la invención citados. Se trata
  de una descripción que debe cumplir algunos
  requisitos formales y que debe presentarse ante
  la USPTO acompañda de una tasa reducida (del
  orden de 10 ). No son precisos los testigos.
•  

35

• La USPTO conserva el DDP durante dos años. La
  solicitud de patente correspondiente a la
  invención debe presentarse dentro de los dos años
  citados. Entonces la USPTO conserva el DDP
  indefinidamente. Junto con la solicitud de
  patente debe presentarse una carta que haga
  referencia al DDP. Debido a que la USPTO destruye
  el DDP si no se presenta la solicitud de patente,
  muchos inventores prefieren el cuaderno de
  laboratorio.
•  
• La PPA (provisional patent application), es
  decir, la solicitud de patente provisional sirve
  para establecer la fecha de reducción a la
  práctica de la invención.

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5. ALGUNOS DETALLES PRÁCTICOS    1)  Sobre la
fecha de la invención Es aconsejable disponer de
pruebas para poder demostrar la fecha de
concepción de la invención y la fecha de
reducción a la práctica de la invención
(conception and reduction to practice). De
los medios descritos anteriormente, el cuaderno
de laboratorio parece el mejor para demostrar la
autenticidad y las fechas de la invención. Sin
embargo, es el sistema más engorroso.
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Además, el cuaderno de laboratorio debe llevarse
a cabo desde el primer día, por lo que si ya ha
tenido lugar la concepción de la invención sin
haber empezado todavía el cuaderno, sería
aconsejable alguna de las otras soluciones
descritas, valorando adecuadamente los pros y
contras de cada posible solución.
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2) Sobre las solicitudes PCT que designan
EEUU Antes del 29 de noviembre de 1999, una
solicitud PCT que designaba EEUU, a efectos del
estado de la técnica, era equivalente a una
solicitud estadounidense a partir de su entrada
en la fase nacional en EEUU. Desde la fecha
citada, una solicitud PCT que designa EEUU
publicada en inglés puede hacer valer su fecha de
presentación contra una invención posterior (35
USC 102 (e)). Para una solicitud PCT no publicada
en inglés, la fecha de entrada en la fase
nacional es la que cuenta a efectos del estado de
la técnica.
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Por ello, es aconsejable presentar la solicitud
PCT en inglés, lo cual implica que se presente el
PCT en la Oficina Internacional de la OMPI o en
la OEP como oficinas receptoras. Ello es posible
si existe una primera solicitud en España. La
solución sería, pues, presentar una solicitud PCT
en inglés, basada en una prioridad española. De
todos modos, ésta no es la única posibilidad
existente para adelantar la fecha válida para
destruir la novedad de una invención
posterior.  
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Otra posibilidad consiste en presentar
directamente una solicitud de patente en EEUU sin
pasar por la via PCT. Esta solución sólo es
aconsejable cuando interese acelerar el
procedimiento en EEUU, ya que tiene el
inconveniente de anticipar los costes de
presentación. Existe también la posibilidad de
presentar una continuation application de la
solicitud PCT, ya que de este modo la fecha
efectiva es la de la solicitud PCT. Una
continuation application tiene la fecha de
presentación de la solicitud original de la que
parte.
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Finalmente, si se parte de una primera
solicitud en España, una publicación avanzada de
su contenido (sin necesidad de una traducción)
tiene el efecto de destruir la novedad de
cualquier invención posterior (35 USC 102 (a)),
desde una fecha todavía anterior (puede
realizarse inmediatamente después de la
presentación de la solicitud en España). Esta
última solución parece la más adecuada, teniendo
en cuenta las ventajas ya mencionadas en el
apartado referido a a la novedad en Europa, a
menos que interese destacar la actividad
inventiva de una solicitud de patente respecto a
la publicación anterior referida a
características muy próximas.